Welke spelregels gelden voor licentienemers en hoe hard kan de eigenaar van een octrooi op gestandaardiseerde technologie het spel spelen? Dat is in essentie de vraag die een Duitse rechter recent aan de hoogste Europese rechter heeft voorgelegd (Landgericht Düsseldorf, 23 maart 2013).
Chinese giganten
Het geschil in de Duitse zaak is onderdeel van een wereldwijde “patenten- oorlog”, niet tussen Apple en Samsung, maar – opvallend genoeg – tussen hun Chinese branchegenoten ZTE en Huawei. Beide partijen zijn dominant op de zakelijke markt voor 4G apparatuur. De octrooien in kwestie zijn van Huawei, die daarmee de verkoop van ZTE’s apparatuur probeert te verbieden.
Normaliter leidt (a) de inbreuk op een (b) geldig octrooi tot (c) toewijzing van een verbod. Hier speelt echter een extra complicatie, die ook speelt in de meeste andere octrooigeschillen in de mobiele telefonie: de ingeroepen octrooien betreffen gestandaardiseerde techniek in de LTE ofwel 4G standaard voor mobiele telecommunicatie.
Dit betekent dat zij door Huawei zijn aangemeld als essentieel voor toepassing van de 4G techniek volgens de relevante standaard organisatie. Een voorwaarde voor de (potentiele) opname in de standaard is in het algemeen dat de octrooihouder zich er toe verbindt om eenieder op niet discriminerende en eerlijke voorwaarden, tegen een redelijke vergoeding, toegang te geven tot de techniek en een gebruikslicentie te geven. Vaak wordt gesproken van verplichting om FRAND (=fair, reasonable and non discriminatory) te licentieren.
Niet verrassend is dat octrooihouders en de gebruikers van de technologie het vaak niet eens worden over wat FRAND is en de onderhandelingen nergens toe leiden. De vraag rijst dan in hoeverre de octrooihouder dan met succes een verbod kan vragen. Juist hier betreden wij een grijs gebied.
De Duitse rechtspraak heeft in deze een strikt beoordelingskader ontwikkeld in de zogenaamde Orange Book-zaak (Bundesgerichtshof, 6 mei 2009). Dit dwingt de (beoogd) licentienemer om zich ook zonder licentie al als licentienemer te gedragen. Zo moet hij de octrooihouder bindend aanbieden een FRAND-licentie af te nemen, en mag dit aanbod niet voorwaardelijk zijn, bijvoorbeeld afhankelijk van een rechterlijk inbreuk- dan wel geldigheidsoordeel. Ook moet de licentienemer in spe de voorwaarden van die licentie al uit gaan voeren (opgaaf van verkopen, royalty overzichten), dit voor wat betreft de betalingsverplichting door betaling of zekerheidsstelling van een bedrag, waarvan de hoogte onderbouwd is.
Slechts indien de op inbreuk aangesproken partij zich hieraan houdt, hoeft hij niet te vrezen voor een inbreukverbod (zodat het product van de markt moet). In de genoemde zaak schijnt ZTE als FRAND-vergoeding een cheque te hebben gezonden voor EUR 100,-. Op het oog, lijkt ons, een onrealistisch laag bedrag. De cheque is door de advocaten van Huawei ter zitting teruggeven.
Te streng in Duitsland, Nederland?
Aanleiding voor de vraag is het bekend worden van het mededingingsrechtelijke onderzoek naar Samsung en de wijze waarop deze haar octrooien inzette als wapen tegen concurrent Apple.
Het is Duitse rechtbank niet ontgaan, dat de Europese commissie in december 2012 na vooronderzoek is overgegaan tot het instellen van een formeel onderzoek naar misbruik van marktpositie door Samsung. Dit, omdat – zoals de commissie aangeeft – zij vooralsnog oordeelt dat het vorderen van een verbod gebaseerd op gestandaardiseerde geoctrooieerde techniek wel degelijk neerkomt op misbruik als de aangesproken partij alleen al ‘bereid is te onderhandelen over een licentie op FRAND-voorwaarden.’
In onze ogen merkt de rechtbank terecht op dat dit de weg opent naar chicanes: partijen die alleen de schijn van onderhandelingsbereidheid wekken en zo betaling uitstellen en concurrentievoordeel halen. Een dergelijk vage en ongesubstantieerde ‘bereidheid’ biedt onvoldoende houvast. De rechtbank stelt in haar vragen stelt gelukkig aan de orde, hoe de bereidheid zou kunnen worden vastgesteld: bijvoorbeeld door eisen te stellen aan wie, op welk moment, voorstellen doet, zoals ook in de Orange Book rechtsraak.
Echter, waar de Duitse vaste rechtspraak al streng is, en mogelijk te streng, is het handjevol Nederlandse uitspraken mogelijk nog strenger, althans voor de licentienemer in spe.
Het uitgangspunt is tot nu toe geweest, dat men – ‘behoudens bijzondere omstandigheden’ – zijn zaken en licenties moet regelen voordat men de markt op gaat. Mocht echter de octrooihouder zich niet redelijk opstellen en een licentie weigeren is het, eveneens, aan de markttoetreder om naar de rechter te stappen en een licentie af te dwingen. Laat hij een van beide na, dan slaagt een beroep op de FRAND-verplichtingen van de octrooihouder niet meer als verweer en volgt desnoods een verbod (Rechtbank Den Haag, 14 maart 2002, Philips/SK Kassetten). Alleen al gelet op de vele partijen die octrooien kunnen houden in een technische standaard is een en ander niet praktisch te doen.
Gelukkig geldt het vorenstaande alleen ‘behoudens bijzondere omstandigheden’ . In de paar zaken waarin FRAND en octrooirecht aan de orde kwamen, waren die er. Zo bijvoorbeeld in de Nederlandse Samsung/Apple octrooiprocedure(s), waarin eiseres Samsung uit was op een verbod op de verkoop van Apple producten, gebaseerd op in de technische standaard opgenomen octrooien. Echter, in die zaak stelde de rechtbank Den Haag, onder meer, vast dat Samsung niet daadwerkelijk bereid was een FRAND licentie te verlenen. Bovendien wist Samsung van Apples gebruik van de techniek en moedigde zij dit gebruik aan. Apple kwam er om die reden ‘mee weg’ dat zij niet eerder een licentie had geregeld.
Besluit
Voor de meeste gebruikers van gestandaardiseerde techniek is moeilijk in te schatten of een aanbod ‘fair, reasonable and non discriminatory’ is. Eenmaal gesloten overeenkomsten blijven vaak geheim voor het publiek. Tegelijk laten de spelregels op dit moment zowel in Nederland als in Duitsland weinig ruimte aan de licentienemers: de octrooihouder kan, daarentegen, veelal grijpen naar een verbodsvordering en heeft dus een sterke onderhandelingspositie. Zolang het Europese Hof van Justitie zich in deze zaak niet heeft uitgesproken, bestaat ook over de hier tot dusver gehanteerde spelregels twijfel en zullen zij dus met enige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd.
Dit artikel is geschreven door Arnout Gieske, advocaat Intellectueel Eigendomsrecht (IE) bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam.
(eerder verschenen in: Juridisch-up-to-date 2013, nr. 8, d.d. 18 april 2013)
