Hoe McDonald’s haar merk BIG MAC verloor (maar dit waarschijnlijk ook weer terugkrijgt)

Bekende merken zoals HEMA en KRUIDVAT genieten in de Benelux een grotere beschermingsomvang dan andere merken omdat zij bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het Benelux publiek voor wie het merk bestemd is.

Voordeel van het hebben van een ’bekend merk’ is dat de beschermingsomvang daarvan ruimer is. Het is daarom gemakkelijker om op te treden tegen tekens en/of merken die zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en/of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het bekende merk.

Zoals een merk in de Benelux bekend kan zijn, kan dit ook bekend zijn binnen de Europese Unie of zelfs wereldwijd.

Wereldwijde bekende merken zijn onder andere COCA-COLA, APPLE, ADIDAS en NIKE. Bij deze merken geldt – meer nog dan bij de Benelux bekende merken – dat inbreuk daarop sneller wordt aangenomen.

Bekende merken die bovendien door de merkhouders daarvan vaak met hand en tand wereldwijd worden verdedigd tegen (vermeende) inbreukmakers. Zo staat Adidas erom bekend dat zij de bescherming van haar driestrepenmerk zeer serieus neemt en iedere vermeende inbreuk daarop, waar dan ook ter wereld,(vaak) met succes aanpakt.

De meeste (kleinere) partijen (zonder bekend merk) beschikken over minder diepe zakken dan de houders van bekende merken. Een houder van een bekend merk kan dus veelal volstaan met het dreigen met een juridische procedure om ervoor te zorgen dat de partij zonder bekend merk zich schikt in de wensen van de bekende merkhouder. Die eisen betreffen meestal het staken van het gebruik van het vermeende inbreukmakende teken en/of merk en een vergoeding van schade voor het gebruik van het inbreukmakende teken en/of merk tot dat moment.

De situatie waarin een kleinere partij (zonder bekend merk) de houder van een bekend merk actief onder druk zet met een claim die het bekende merk betreft, komt dan ook zelden tot nooit voor. Dit staat namelijk (in de meeste gevallen) min of meer gelijk aan financiële zelfmoord, waar geen enkele ondernemer op zit te wachten.

En toch heeft zich recent (11 januari van dit jaar) een zaak aangediend waarin een kleinere partij het lef heeft gehad om een houder van een bekend merk aan te pakken en dit ook nog eens – tot grote verbazing van velen, inclusief ondergetekenden – met (voorlopig) succes.¹

Wat was er aan de hand?

De Ierse fastfoodketen Supermac’s had last van het merk van een van de hamburgers van McDonald’s, namelijk de BIG MAC hamburger. Om dit merk van tafel te krijgen heeft Supermac’s een actie ingesteld bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) tot vervallenverklaring van BIG MAC wegens het meer dan vijf jaar niet op normale wijze gebruiken van dit merk in de Europese Unie.

Voordat we meer concreet ingaan op wat er is gebeurd in deze aflevering van David en Goliath, eerst een korte toelichting op wat normaal gebruik van een merk is en op welke wijze EUIPO beoordeelt of sprake is van een normaal gebruik.

Van normaal gebruik van een (zowel bekend als niet-bekend) merk is sprake “wanneer een merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten afzet te vinden of te behouden”.

Voor het beoordelen van normaal gebruik wordt gekeken naar alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Het gaat dan, onder meer, om het beantwoorden van de volgende vragen:

– Wat is in de betrokken economische sector gebruikelijk qua merkgebruik om marktaandeel te behouden en/of te verkrijgen?;
– Wat is de aard van de waren en diensten?;
– Hoe vaak wordt het merk feitelijk gebruikt?

Of een merk normaal wordt gebruikt is daarnaast ook sterk afhankelijk van het soort product en/of dienst waarvoor het merk wordt gebruikt.

Ter illustratie: Als een onderneming piano’s, voorzien van een merk, verkoopt dan zal het antwoord op de vraag of sprake is van normaal gebruik van dit “piano merk” al snel bevestigend zijn bij de verkoop van twee of drie piano’s per jaar. Dit zal anders zijn in het geval van het gebruik van een bepaald merk bier. Bij dit soort producten moet al gauw worden gedacht aan de verkoop van een paar duizend flesjes per week.

Wanneer de houder van een bekend merk wordt geconfronteerd met een verzoek tot doorhaling van dit merk wegens niet gebruik, dan zal zij – ook met inachtneming van bovengenoemde regels – niet snel onder de indruk zijn. Een bekend merk brengt immers vrijwel automatisch met zich mee dat dit ook normaal wordt gebruikt. Dit is bij voorbaat evident…toch?

Dit moet McDonald’s ongetwijfeld hebben gedacht toen Supermac’s aanklopte bij EUIPO om te melden dat het Uniemerk BIG MAC van McDonald’s de afgelopen vijf jaar niet op normale wijze is gebruikt voor de waren en diensten in de klassen 29 en 30 (kort gezegd voor: broodjes) en 42 (kort gezegd voor: diensten met betrekking tot franchise restaurants).

Om deze reden dient, aldus Supermac’s, het merk BIG MAC vervallen te worden verklaard ex artikel 58 lid 1 sub a Uniemerkverordening.

BIG MAC

Een opvallende stelling aangezien het gaat om een (bijna) iconisch product dat McDonald’s al sinds 1968 wereldwijd verkoopt. Als we Wikipedia mogen geloven dan wordt al sinds 1969 reclame gemaakt voor BIG MAC, “one of the company’s signature products”. Het aantonen van normaal gebruik van het merk BIG MAC door McDonald’s kan dus geen probleem zijn, althans zo lijkt het.

In het geval van een verzoek tot vervallenverklaring wegens het ontbreken van normaal gebruik, dient de houder van het aangevallen Uniemerk bewijs van normaal gebruik aan te leveren.

Aan dit bewijs wordt de voorwaarde gesteld dat daaruit in ieder geval de volgende factoren duidelijk dienen te worden: de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Deze factoren zijn cumulatief.

Het aanleveren van bewijs van normaal gebruik van het merk BIG MAC gedurende de jaren 2012 tot en met 2017 zou voor McDonald’s dus een makkie moeten zijn. Het concern, opgericht in 1955, is per slot van rekening alom bekend en maakt uitgebreid reclame voor al haar producten, inclusief de BIG MAC hamburger.

Het bovenstaande in ogenschouw nemende heeft McDonald’s (zo stellen we ons voor) met veel vertrouwen haar bewijs van normaal gebruik aan het EUIPO opgestuurd. Dit bewijs bestond uit:

– drie beëdigde verklaringen met betrekking tot de verkoopaantallen van de BIG MAC in de periode van 2011 tot en met 2016;
– brochures en reclameposters met betrekking tot BIG MAC uit de periode van 2011 tot en met 2016 en kopieën van (McDonald’s)websites uit achttien
verschillende landen betrekking hebbende op de jaren 2014 tot en met 2016;
– een kopie van de Engelse Wikipedia-pagina over de BIG MAC hamburger.

EUIPO “was not lovin’ it” en oordeelt dat het bewijs niet voldoende is. Ongetwijfeld (zo stellen we ons ook hier voor) tot verbijstering van McDonald’s.

Ten aanzien van de verklaringen stelt EUIPO dat de waarde hiervan alleen kan worden beoordeeld in samenhang met het overige bewijs. Dat de verklaringen afkomstig zijn van vertegenwoordigers van bedrijven van McDonald’s in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maakt dat daaraan over het algemeen minder gewicht wordt toegekend als zelfstandig bewijs, gelet op de belangen van de getuigen die samenhangen met die van McDonald’s.

De Wikipedia-pagina wordt door EUIPO geheel (begrijpelijk wat ons betreft) gepasseerd. Deze informatie kan niet worden gezien als betrouwbaar aangezien het door iedere gebruiker van Wikipedia kan worden aangepast, aldus EUIPO. Van belang zijn daarom vooral de brochures, reclameposters en kopieën van de websites voor het bewijzen van het normaal gebruik van het merk BIG MAC door McDonald’s.

Ten aanzien van dit bewijsmateriaal overweegt EUIPO echter dat géén van deze stukken aantoont:

– hoeveel BIG MAC hamburgers daadwerkelijk aan het publiek zijn aangeboden;
– hoe lang dit aanbod heeft geduurd;
– of dit aanbod heeft geleid tot daadwerkelijke verkopen;
– hoeveel BIG MAC hamburgers uiteindelijk daadwerkelijk zijn verkocht in de relevante periode.

Kortom, het bewijsmateriaal van McDonald’s schiet – met name op het gebied van de omvang van het gebruik van het merk – tekort.

Voor wat betreft bewijs, tot slot, van normaal gebruik van het merk voor de klasse 42 (diensten met betrekking tot franchise restaurants) concludeert EUIPO dat bewijs hiervan geheel ontbreekt.

Het gevolg van deze exercitie is dat de beëdigde verklaringen – op zichzelf – niet voldoende bewijs kunnen leveren om de stelling van McDonald’s te dragen dat sprake is van normaal gebruik.
De vordering van Supermac’s tot vervallenverklaring van het merk BIG MAC wegens niet normaal gebruik wordt dan ook toegewezen.

EUIPO legt nog wel – heel vriendelijk – aan McDonald’s uit hoe zij wel deugdelijk bewijs kan leveren.

Zo overweegt EUIPO dat bewijs had kunnen worden overgelegd van de daadwerkelijke bezoekersaantallen van de door McDonald’s aangehaalde websites en, vooral, of er via die websites bestellingen zijn gedaan door een bepaald aantal klanten in de relevante periode en in het relevante territorium.

Echter, nu McDonald’s heeft nagelaten ook maar iets van dergelijk bewijs over te leggen kan, als aangegeven, normaal gebruik niet worden vastgesteld.

Afgesloten wordt met een forse nabrander richting McDonald’s:

The methods and means of proving genuine use of a mark are unlimited. The finding that genuine use has not been proven in the present case is due not to an excessively high standard of proof, but to the fact that the EUTM proprietor chose to restrict the evidence submitted.

Met andere woorden: een typisch gevalletje van “eigen schuld dikke bult”.

In hoger beroep bij The Boards of Appeal zal McDonald’s waarschijnlijk gemakkelijk aanvullend bewijs kunnen overleggen ten aanzien van de verkoop van haar BIG MAC hamburgers en dus, alsnog, van normaal gebruik van haar merk BIG MAC, in ieder geval voor de klassen 29 en 30.

Het bewijzen van het gebruik van het merk voor klasse 42 is wellicht wat lastiger. Het is immers nog maar de vraag in hoeverre McDonald’s kan aantonen dat zij haar merk BIG MAC ook daadwerkelijk heeft gebruikt voor het aanbieden van een dienst. Het is tenslotte gewoon een hamburger; een product en niet een dienst.

De moraal van het verhaal

Het is verstandig indien een ondernemer, als vast onderdeel van haar bedrijfsvoering, er een gewoonte van maakt om het gebruik van haar merken met enige regelmaat vast te leggen in de vorm van beeldmateriaal en statistieken, voorzien van een datum. Dit niet alleen ‘omdat het leuk is voor later’, maar ook omdat er opeens een concurrent langs kan komen die stelt dat het merk van de ondernemer niet normaal is gebruikt in de afgelopen vijf jaar, met alle negatieve gevolgen van dien.

Daarnaast moet de houder van een merk, vooral die van een bekend merk, niet te lichtvaardig denken over het aanleveren van bewijs ter zake normaal gebruik, zoals McDonald’s het “the hard way” heeft moeten leren. Voor je het weet wordt het (bekende) merk van een van je belangrijkste producten bedreigt met een vervallenverklaring en moet je enorm aan de bak om alles nog te repareren.

Dit artikel is geschreven door Jennifer Quik. Zij is advocaat Intellectuele Eigendom bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Haarlem.

¹ The European Union Intellectual Property Office (EUIPO) d.d. 11 januari 2019 inzake Supermac’s (Holdings) Ltd against McDonalds’s International Property Company, Ltd (EUIPO, Cancellation No 14 788 C, 11/01/2019.

² Artikel 19 lid 1 jo. 10 lid 3 Gedelegeerde Uniemerkverordening.