Toe-eigening van ‘verdwenen’ of ‘slapende’ merken

Het verschijnsel is bekend: half in de vergetelheid geraakte merken keren terug in de schappen. Zo zijn kort geleden ‘EXOTA’ (frisdrank) en ‘BEN BITS’ (kauwgum) teruggekeerd. Mag eenieder een van de markt ‘verdwenen’ of in de registers ‘slapend’ merk nieuw leven inblazen? Of, is nog instemming van de (oude) merkhouder vereist? Dat is in een notendop een in de praktijk regelmatig terugkerende vraag waarover hierna meer.

Verdwenen en/of slapende merken
Vaak zullen van de markt verdwenen merken nog wél in het merkenregister ingeschreven staan en zo alleen een ‘slapend’ bestaan leiden. Natuurlijk bestaat dan de mogelijkheid om de ingeschreven merkhouder een koop of licentie voor te stellen. Maar, als deze slapende toestand al meer dan vijf jaar duurt en er dus gedurende die periode geen sprake is van daadwerkelijk ‘normaal’ gebruik van het merk, dan kan de rechter het merk ongeldig verklaren. De derde die een dergelijk merk zelf wil gaan gebruiken kan dan ook juridische stappen overwegen: namelijk, de oude, bestaande merkregistraties ongeldig laten verklaren en een eigen, nieuwe, registratie indienen.

Merken kunnen ook in het register zijn ‘vervallen’, zodat een nieuwe registratie van het merk mogelijk lijkt. Als het om een Benelux-merk gaat is de kust echter pas vrij twee jaar (en soms: drie jaar) na de vervaldatum. In die periode is de oude eigenaar beschermd en is diens medewerking onontbeerlijk. Een begrijpelijke voorwaarde voor die bescherming is wel dat dit op enig moment daadwerkelijk op commerciële schaal werd gebruikt.

Maar, mag het ook ?
In Nederland is het partijen inderdaad gelukt om de langdurig van de markt verdwenen, maar in het register ingeschreven merken KING CORN (brood) en JANSEN & TILANUS (kleding) door te halen en deze zelf nieuw te registreren. Wel was daarvoor een voor merkspecialisten boeiende juridische strijd nodig tegen de eigenaren van de oude merkregistraties. De uitspraken in die zaken zijn helder. Zij komen er op neer dat volgens het Benelux-merkenrecht het eventueel profiteren van in het verleden opgebouwde naamsbekendheid en/of reputatie van het ‘slapende’ merk toelaatbaar is. Een nieuwe merkregistratie geldt in deze omstandigheden niet als ‘te kwader trouw’ en is dus niet om die reden ongeldig. De oude merkhouder kan zich verder het verlies van zijn merk en de daaraan gekoppelde bekendheid zelf aanrekenen: hij heeft zijn merk immers (zonder geldige reden) niet gebruikt.

SIMCA en andere valkuilen
Eerder signaleerden wij dat wat naar Benelux-merkenrecht geldt als ‘te kwader trouw’ op losse schroeven is gezet door het EU-merkenrecht (lees daarover meer hier). In een geschil om het historische automerk SIMCA bestempelde een hoge EU-merkenrechter in 2014 de aanvraag van een nieuw Europees SIMCA-merk als te kwader trouw. Die beoogde – vond de rechter – om op parasitaire wijze de bekendheid van (…) ingeschreven merken [bedoeld zijn: de slapende SIMCA-merken] te exploiteren en daaruit voordeel te halen” Deze uitspraak geeft houders van slapende merken munitie om zich niet bij voorbaat neer te leggen bij een aanval op zijn nog bekende slapende merk, zeker waar de hiervoor bedoelde Nederlandse uitspraken niet zijn gedaan door de hoogste rechter.

Er zijn bovendien nog meer valkuilen. Zo is het goed mogelijk dat : het auteursrecht nog in de weg staat aan gebruik van oudere beeldmerken; dat registratie van een in Nederland verdwenen merk verboden wordt door de houder van een buiten Nederland nog steeds algemeen bekend merk; dat relevant merkgebruik van een op het oog slapend merk over het hoofd wordt gezien; en dat – zeker bij onderzoek door een leek – relevante merken in de registers over het hoofd ziet. Ten slotte, het Benelux-merkenrecht zal met ingang van 14 januari 2019 op hier relevante punten worden aangepast aan nieuwe regelgeving.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Arnout Gieske, advocaat intellectueel eigendom bij Van Diepen Van der Kroef te Amsterdam. Ook voor andere vragen gerelateerd aan merkenrecht, octrooirecht of auteursrecht kunt u contact met hem opnemen.

17-05-2017