Update: Handhaving van intellectueel eigendomsrecht door de douane.

Auteur: mr. A.J. Gieske.

Houders van merken, octrooien, auteursrechten en andere rechten van Intellectuele Eigendom (‘IE-rechten’) werken vaak succesvol samen met de douane om inbreukmakende artikelen van de Europese markt te weren.

Nu al houden de douaneambtenaren in de EU jaarlijks meer dan 115 miljoen artikelen tegen waarvan zij vermoeden dat ze inbreuk maken. In naar schatting de helft van de gevallen worden deze artikelen vernietigd zonder dat een gerechtelijke procedure nodig is.

Dit type douaneoptreden heeft een nieuw jasje: de vernieuwde Europese “anti-piraterij” Verordening (Vo. (EG) 608/2013). Deze vervangt per 1 januari 2014 de nu geldende versie (Vo. (EG) 1383/2003). Wat is nieuw, en wat blijft bij het oude? Vermeldenswaard is het volgende.

1. Meer typen IE rechten opgenomen.

De douane kan in de nieuwe regeling ook optreden op basis van een vermoeden van inbreuk op handelsnamen, op gedeponeerde topografiëen van halfgeleiderproducten (‘chips’), gebruiksmodellen (‘mini-octrooien’), tegen producten die een technische beschermingsmaatregel omzeilen, en, tot slot, inbreuk op beschermde herkomstaanduidingen, voor andere dan agrarische producten of levensmiddelen (mogelijk voorbeeld: Delfts blauw, Leerdams Kristal).

2. Makkelijker vernietigen in de hele EU.

Het gaat hierbij om de verplichtstelling in alle EU landen van de nu nog optionele zogeheten ‘vereenvoudigde procedure’. Deze procedure leidt tot vernietiging van goederen, zonder tussenkomst van de rechter, op kosten van de IE-rechthebbende, als (tijdig) protest tegen het optreden van de douane uit blijft. De douane in Nederland past deze procedure al toe, zodat de wijziging met name van belang is waar de rechthebbende het douaneoptreden in de hele EU heeft verzocht.

3. Makkelijker vernietigen van post en pakketjes.

Helemaal nieuw is de invoering van een procedure voor vernietiging van kleine zendingen. Doel van de regeling is het verminderen van rompslomp bij optreden tegen – met name – via internet bestelde pakketjes inbreukmakende goederen. De douane kan – onder voorwaarden en op expliciet voorafgaand verzoek van de IE rechthebbende tot vernietiging overgaan zonder diens verdere toestemming of wetenschap (weer: als niet tijdig is geprotesteerd). Deze procedure is alleen toepasbaar bij vermoeden van namaak of piraterij, dat wil zeggen, wanneer sprake is van nep of van illegale kopieën. Onder een ‘kleine zending’ wordt begrepen: een per post of via expresvervoer verstuurde zending die: a) ten hoogste drie stuks bevat, of b) een brutogewicht van minder dan 2 kg heeft. Ter geruststelling: de verordening is nog altijd niet van toepassing op goederen ‘zonder handelskarakter’ die zich in de persoonlijke bagage van reizigers bevinden.

4. Parallelhandel blijft buiten schot.

Deze door IE-rechthebbenden vurig gewenste uitbreiding blijft achterwege. Zo kan de douane nog altijd niet optreden als zij stuit op illegale parallelhandel of goederen afkomstig uit hoeveelheidsoverschrijdingen (‘overruns’). Het gaat dan ook in wezen om authentieke goederen, met dit verschil, dat zij door –bijvoorbeeld- een merkhouder niet bestemd zijn voor de Europese markt of zijn geproduceerd in meer dan de afgesproken hoeveelheden. Het belang bij het tegengaan van de invoer van deze goederen is te zeer beperkt tot dat van de betrokken rechthebbende om daar douane-ambtenaren mee te belasten.

5. Transitohandel blijft buiten schot (?)

Een twijfelgeval is de uitwerking van de nieuwe regeling als het gaat om ander heet hangijzer: de bestrijding van de handel in inbreukmakende goederen die zich op Europees grondgebied in transito bevinden. De douane mag dergelijke goederen tegenhouden, als zij aanwijzingen hebben voor inbreuk. Doorgaans heeft de rechthebbende daar niets aan. Voor de rechter blijven deze goederen immers buiten schot, zélfs als het gaat om evidente namaak, tenzij de rechthebbende bewijst dat deze goederen in werkelijkheid zullen worden doorgeleid naar de Europese markt (HvJ EU 1 december 2011, C‑446/09 en C‑495/09 inzake Nokia en Philips).

De regeling verandert aan dit uitgangspunt niets, maar verhoogt – integendeel – de drempel voor douaneoptreden in één bijzonder geval: waar het gaat om generieke medicijnen in doorvoersituaties. Dan moet de douane overwegen ‘of het in hoge mate waarschijnlijk is dat dergelijke geneesmiddelen naar de Uniemarkt worden afgeleid’. De suggestie is dat bij een minder dan hoge waarschijnlijkheid elk optreden achterwege dient te blijven. Ongetwijfeld is deze formule het gevolg van Nederlands douaneoptreden tegen generieke AIDS-remmers die werden doorgevoerd naar Afrika, en de wereldwijde verontwaardiging die daar op volgde.

Niettemin biedt de Verordening mogelijk wel hulp tegen malafide transitohandel door de douane te verplichten meer informatie te delen, met name ook met betrekking tot de douanestatus en de bestemming van de goederen, en vervolgens expliciet te bepalen dat deze informatie voor de rechter mag worden gebruikt.

Slotsom.

IE rechthebbenden gaan er in de nieuwe regeling weer op vooruit.

Enkele nieuwe groepen rechthebbenden krijgen de mogelijkheid om de douane ‘voor hun karretje te spannen’. Het gebruik van douaneoptreden tegen webwinkels (buiten de EU) wordt praktischer, zodat zij die daarvan afzagen dat kunnen heroverwegen en zij die daarvan al gebruik maken de kosten kunnen beperken.

Het doorvoeren en opslaan van goederen ‘achter de douane’ (transito) blijft ook na 1 januari a.s. grotendeels ongemoeid, al kan de douane net wat meer informatie prijsgeven die nuttig is in een inbreukprocedure.