Gebruiksplicht Europese merken: 100% helder?

INTELLECTUELE EIGENDOM
Mr. A.J. Gieske, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Gebruiksplicht Europese merken: 100% helder?

De afgelopen jaren is met spanning uitgekeken naar de onlangs genomen beslissing in de merkenzaak ONEL/OMEL (Hof van Justitie EU van 19 december 2012, zaak C-149/11). In deze zaak ging het om de territoriale reikwijdte van de plicht om een Europees merk vijf jaar na inschrijving ook daadwerkelijk te gebruiken. Versimpeld: is de houder van een Europees merk verplicht dat merk in meer dan één EU-land te gebruiken om dat merk voor het hele grondgebied van de Europese Unie in stand te houden?

In brede kring werd verondersteld dat gebruik in één lidstaat voldoende is voor het aannemen van instandhoudend gebruik voor de hele Europese Unie. Dit uitgangspunt geldt ook voor ons Benelux-merk, waar gebruik in één Benelux-land volstaat. Voor het Europese merk (hierna ook: gemeenschapsmerk) lijkt het nu anders te liggen.

Het geschil: LENO vs. Hagelkruis
Hagelkruis Beheer B.V. vraagt op 27 juli 2009 het woordmerk OMEL aan bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Voor een goed begrip zij opgemerkt dat er niet zoiets bestaat als een Nederlands merk; die zijn in 1971 opgegaan in het Beneluxmerk. De Benelux wordt daarom in het Europese merksysteem gelijkgesteld met één EU lidstaat.

Tot op vandaag is niet “100% helder” of Hagelkruis OMEL registreert als de eerste stap van een proefprocedure. Wat daarvan zij, deze procedure vangt aan doordat Leno B.V., handelend onder de naam “Onel” (én de slogan “100%helder”) oppositie instelt tegen de inschrijving van OMEL. LENO beschikt immers over het oudere Europese woordmerk “ONEL”, dat natuurlijk ook gelding heeft in de Benelux-landen.

Vervolgens staat In de procedure voor het BBIE, dat belast is met behandeling van oppositiezaken, al snel vast dat ONEL en OMEL nogal overeenkomen en voor dezelfde en/of overeenstemmende waren en/of diensten zijn ingeschreven (hetgeen ook het geval is). Een gegeven is daarmee dat – aldus ook Hagelkruis – tussen de tekens verwarring kan ontstaan. Verder komt vast te staan dat uitsluitend sprake is van normaal gebruik in de Benelux (Nederland).

Het geschil spitst zich zo toe op de vraag of met het gebruik uitsluitend in één Lidstaat (Benelux) is voldaan aan de eis van artikel 15 van de Gemeenschapsmerkenverordening (EG 207/2009) waarin vijf jaar ná registratie gebruik vereist wordt “binnen de Gemeenschap”, hetgeen iets ander is dan “in één lidstaat”. Let wel, is daaraan niet voldaan, dan faalt niet alleen de oppositie, maar kan ook eenieder het verval van het merk ONEL kunnen inroepen.

Het Benelux Bureau volgde Hagelkruis in haar bezwaren en oordeelde in een uitvoerig onderbouwde beslissing (op 15 januari 2010) dat de stelling van Onel dat normaal gebruik in één land per definitie in stand houdend gebruik in de Gemeenschap oplevert, geen stand kan houden. Met name zou het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten kunnen leiden. Mede vanwege de uitbreiding van de EU tot 27 lidstaten wordt de huidige omvang van het grondgebied en de bevolking van de EU zo groot, dat gebruik in één lidstaat feitelijk neerkomt op slechts lokaal gebruik. Dergelijk beperkt gebruik rechtvaardigt niet, aldus het BBIE, dat een merk onverkort bescherming zou blijven genieten in de gehele Gemeenschap. Het BBIE wijst de oppositie van Onel dan ook af.

Onel is tegen de oppositiebeslissing van het BBIE in appel gegaan bij het hof Den Haag, die op 1 februari 2011 vragen van uitleg heeft gesteld aan het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft, als aangegeven, deze vragen op 19 december jl. op de gebruikelijke onnavolgbare en abstracte wijze- (onderstreping toegevoegd):

“dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

Kort en goed spreekt het Hof dus uit dat bij het vaststellen of een Gemeenschapsmerk normaal is gebruikt:

1. Landsgrenzen niet de doorslag bij de beoordeling geven;
2. Een merk op normale wijze dient te worden gebruikt voor het behouden of verkrijgen van marktaandeel in de EU. Of dat gebruik afdoende is hangt van alle relevante feiten en/of omstandigheden van het geval, zoals:

* de kenmerken van de betrokken markt;
* de aard van de door het merk beschermde waren of diensten;
* de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik;
alsook
* de frequentie en de regelmaat ervan.

Daarmee bevat de uitspraak nauwelijks algemene maatstaven om in te schatten of gebruik in één land al of niet voldoende is. Meer informatie geeft het hof echter in de voorafgaande overwegingen:

“50 Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, is het in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt. In een dergelijk geval kan het gebruik van een gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoen aan de voorwaarden van (…) normaal gebruik van een gemeenschapsmerk (…).”

Dit overziend is wel degelijk korte metten gemaakt met de veilige aanname dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende is om instandhoudend gebruik aan te nemen. Van een Europees merk mag worden verwacht dat het op eengroter grondgebied wordt gebruikt dan nationale merken. Gebruik in een land kán wel voldoende zijn (want is niet uitgesloten), maar dan kennelijk alleen in bepaalde omstandigheden, die zullen echter zijn gelegen in de hiervoor genoemde “omstandigheden van het geval”.

Conclusie
Hoewel allerminst 100% helder, is wel zeker dat de uitspraak nadelig is voor houders van Europese merken. Ook als sprake is van gebruik in meerdere landen van de EU zal de merkhouder die zijn Europese merk wil handhaven moeten nagaan of hij dat gebruik in die landen daadwerkelijk kan bewijzen, met alle kosten van dien.

Bovendien zal de afzetmarkt van menig merkhouder feitelijk beperkt zijn tot één land (terwijl het niet gaat om bijv. alleen lokaal te verhandelen waren of diensten). Zelfs als dit een groot land is, heeft het argument dat geen sprake is van instandhoudend gebruik “in de Gemeenschap” kans van slagen. Een nationaal georiënteerde ondernemer kan daarom voor een nare verrassing komen te staan als hij na vijf jaar wil optreden tegen het gebruik of de inschrijving van een verwarringwekkend merk.

Het louter lokale gebruik geeft de houder van een Europees merk op omzetting van zijn Europese merk in een nationaal recht, maar deze omzetting is kostbaar en leidt juist tot het einde van het Europese merk, geldig in alle landen van de EU. In veel gevallen zal een ondernemer daarom willen beschikken over een nationaal merk náást zijn Europees merk, zodat hij dat laatste merk nog even op de reservebank houdt en niet tot inzet van een handhavingsgeschil maakt.

Hoe dan ook veel is overgelaten aan het oordeel van de feitenrechters, zodat het valt te bezien in hoeverre zij bereid zullen zijn om soepel om te gaan met plicht tot gebruik “in de gemeenschap”.