Merkenrecht: merchandising afgestoft.

Het hof s‘-Gravenhage heeft bij (tussen)arrest van 31 maart jl. de positie van merkhouders op recht op het gebied van merchandising versterkt en meer in lijn gebracht met geldende economische percepties van het hedendaagse publiek.

Kernoverweging in het arrest is dat merchandising rondom het teken TELETUBBIES wel degelijk moet “worden aangemerkt als gebruik als merk ter onderscheiding van waren en/of diensten.” Aldus rekent het hof, na een bijna negenjarige procedure, af met wat intussen ook wel het “Teletubbies-verweer” is gaan heten. Belangwekkend is de principiële motivering van het arrest dat enig houvast geeft bij de merkenrechtelijke bescherming bij gebruik voor merchandising-artikelen in het algemeen.

Titels van series en namen van (fictieve) personages uit series, ook wel “characters”, worden regelmatig ingeschreven als merk. De daarmee verkregen bescherming is echter problematisch. Naar (nog) heersende opvatting zal de titel van een eenmalig werk, en in minder mate, de titel van een serie, door het publiek niet als merk(gebruik) worden herkend maar als een verwijzing naar het werk. Er is dan geen sprake van herkenning van een merk (herkomstaanduiding). Om die reden is bijvoorbeeld merkenrechtelijke bescherming (voor stripverhalen) afgewezen voor de titelhelden “Suske en Wiske”. Dezelfde redenering trof ook het gebruik van als merk geregistreerde namen van characters (en sport) merchandise-artikelen. Hier luidt dan het verweer dat geen sprake was van gebruik “als merk ter onderscheiding van waren”, aangezien voor de consument slechts een verwijzing naar die characters zichtbaar was.

Op dit gebied moest de praktijk het grotendeels doen met het vonnis van de rechtbank Den Haag van 2 augustus 2000 (IER 2000, 62, Ragdoll Productions UK/Jadnanansing, “Teletubbies”), waarin dat verweer slaagde. Na een bijna negenjarige appelprocedure blijkt juist dit vonnis geen stand te houden.

Partijen in het geschil zijn enerzijds Ragdoll Productions UK (hierna: “Ragdoll”), de bedenker van de vanaf maart 1997 door de BBC en vanaf oktober 1999 in Nederland uitgezonden serie “TELETUBBIES”, en anderzijds zakenman Jadnanansing. Juist met het oog op merchandising was Ragdoll er toe over gegaan om de aanduiding “TELETUBBIES” en het teletubbies-logo te registreren als Gemeenschapsmerk. Steen des aanstoots was het vervolgens op 28 augustus 1998 door Jadnanansing gedeponeerde Benelux-woordmerk “teletubbies”, deels voor andere waren. Jadnanansing neemt daarop contact op met Ragdoll en gaat zelfs zover om Ragdoll’s licentiehouder Campina te sommeren haar “tubbietoetje” uit de markt te halen.

Ragdoll vordert vervolgens een inbreukverbod en nietigverklaring van de merk-inschrijving van Jadnanansing. De rechtbank wijst slechts de vordering tot vernietiging toe, voor zover dat ziet op de inschrijving voor soortgelijke goederen (vgl. artikel 2.3 onder b BVIE (destijds: art. 3, lid 2, sub b BMW)). De Benelux-registratie van Jadnanansing is immers jonger, betreft een identiek teken en ziet op soortgelijke waar als zuivel, voeding en pleisters. Jadnanansing rest zo nog wél een “TELETUBBIE” registratie voor typische merchandising categorieën als kaarsen, lampen en beddengoed.

Het gevorderde inbreukverbod en vernietiging van het depot voor niet-soortgelijke goederen faalt echter op grond van de overweging van de rechtbank dat “het woord “Teletubbies” op de merchandise-artikelen door het publiek wordt opgevat als een verwijzing naar de characters (…) en “(…) en daarin niet de functie heeft om het publiek te informeren over de herkomst van deze waren, moet worden vastgesteld dat in de merchandising van Ragdoll dit woord niet als merk is/wordt gebruikt” (ro. 6).

Deze vaststelling brengt mee dat (i) geen sprake kan zijn van merkinbreuk, en (ii) geen relevant voorgebruik bestaat, die het depot van Jadnanansing te kwader trouw zou maken. Verder (iii) kan het teken niet de bekendheid hebben verworven als merk, die nodig is om te kunnen optreden tegen merkgebruik, dan wel een jonger merk, voor niet-soortgelijke waren en diensten.

Voor de rechthebbende, die de naam van zijn serie of characters ziet worden “gekaapt” rest zo weinig anders dan een vordering gebaseerd op onrechtmatig navolgen, met alle nadelen van dien. Dit geldt nog sterker voor de buitenlandse houder van een (nog niet bekend) merk, die – anders dan in deze casus – helemaal niet kan beschikken over een eerdere inschrijving.

Oordeel hof
Gebaseerd op een analyse van recente merkenrechtspraak van het Hof van Justitie EG stelt het hof daar echter het volgende tegenover:

“Indien het merk wordt aangebracht op waren in het kader van verkoop aan consumenten zal er in beginsel sprake zijn van gebruik ter onderscheiding van die waren, indien het gebruik de indruk kan doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren en de merkhouder. Van dat laatste zal slechts in uitzonderlijke gevallen geen sprake zijn, bijvoorbeeld omdat het publiek het gebruik van het merk opvat als een aanduiding om aan te geven dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel (zie HvJ EG inz. Opel/Autec).
In het algemeen zal het publiek echter uitgaan van dat verband. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook bij character (en sport) merchandise-artikelen, nu het relevante publiek naar het oordeel van het hof weet dat het gebruik van de characters (of symbolen van de sport-clubs of -evenementen) is voorbehouden aan een uitsluitend rechthebbende en dat de waren door of met toestemming (en onder controle) van de merkhouder in het verkeer worden gebracht. Ook bij dit soort artikelen wordt door het publiek, net als bij populaire bekende merken, gesproken over “echt” en “namaak”. Of het woord TELETUBBIES op de merchandise-artikelen door het publiek (ook) wordt opgevat als een verwijzing naar de characters en de aantrekkelijkheid van de merchandise-artikelen in deze verwijzing is gelegen, doet aan de indruk van het publiek dat voormelde band bestaat niet af.”

Het hof wijst het gevorderde inbreukverbod alsnog toe. Voor soortgelijke waren baseert het hof dit op (dreigend) verwarringsgevaar (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE). Voor niet-soortgelijke goederen maakt het hof een tussenstap. Het constateert dat “TELETUBBIES” – op het moment van uitspraak – een bekend merk is in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c. Het feit dat die bekendheid (groten)deels is terug te voeren is op (niet merk)gebruik door of namens Ragdoll in het TV-programma doet niet af aan de huidige merkherkenning bij de consument, aldus het hof. Omdat profiteren van de reputatie van het “teletubbies”merk het kennelijke doel van Jadnanansing was, ligt daarmee toewijzing van een inbreukverbod gericht op gebruik door Jadnanansing voor niet-soortgelijke producten gereed.

Gelijk met de rechtbank oordeelt het hof dat de – jongere – merkregistratie van Jadnanansing nietig is voor zover ingeschreven voor soortgelijke waren/diensten. Het uitgangspunt dat wél sprake is van merkenrechtelijk gebruik maakt dat het hof vervolgens toekomt aan de vraag of sprake is een (algemeen) bekend merk. Het toetsmoment in het kader van de gevorderde nietigverklaring is het moment van registratie door Jadnanansing in de Benelux, derhalve vóór de Nederlandse Teletubbies-uitzendingen. Niet gek dus, dat het hof, voorshands oordelend, de (algemene) bekendheid in de Benelux niet aanwezig acht..

Het hof voegt daaraan toe dat het een derde in beginsel vrij staat om hetzelfde teken te deponeren voor niet-soortgelijke waren en diensten, tenzij het oudere merk bekend is.

Op dit punt gekomen geeft het hof Ragdoll in overweging om af te zien van het leveren van bewijs van bekendheid (indertijd), mede gelet op een inmiddels tegen Jadnanansing aangevangen rechtbankprocedure tot vervallenverklaring wegens niet gebruik. Ragdoll heeft daarop akte genomen en arrest gevraagd, zodat het arrest mogelijk nog een staartje krijgt.

Slotsom
Gesteld dat het vermarkten van merchandising-producten geen gebruik zou inhouden als merk, zou dat een ingeschreven merk na vijf jaar bloot aan (dreiging met) het inroepen van verval wegens niet-gebruik. Dit lijkt nu een gepasseerd station. Belangrijk is verder het breed geformuleerde uitgangspunt dat “slechts in uitzonderlijke gevallen geen sprake is van merkgebruik ingeval “character (en sport) merchandise-artikelen”. Houders van bekende merken boeken winst, aangezien de bekendheid van de serie of character, zelfs als die niet is ontstaan door merchandising, meetelt bij de bekendheid als merk voor merchandising-producten. Dit strookt met de gedachte dat de consument – kort gezegd – merchandising door één licentiegever zal veronderstellen. Het arrest sluit daarmee mijns inziens op juiste wijze aan bij de werkelijke perceptie van de consument rond characters en hun namen, titels van series, symbolen van sportclubs en evenementen.