Noot bij HvJ EU 12 juli 2011 (L’Oréal/eBay)

Noot bij HvJ EU 12 juli 2011 (L’Oréal/eBay), zaak C-324/09

Verscheen in Berichten Industriële Eigendom (BIE), november 2011, p. 334 (nr. 107).

mr. K.J. Koelman

Het bovenafgedrukte arrest bevat tal van interessante oordelen op het gebied van het merkenrecht. Maar het meest belangwekkende onderdeel van de uitspraak betreft de aansprakelijkheid van de aanbieder van een online marktplaats voor inbreuken gemaakt door gebruikers van zijn dienst. Voor ik daaraan toe kom, eerst kort en puntsgewijs de puur merkenrechtelijke aspecten van het arrest:

Merkenrecht

- Het hof stelt vast dat merkgebruik door particulieren in beginsel niet op basis van het merkenrecht kan worden aangepakt, tenzij het gebruik door volume, frequentie of andere kenmerken niet meer als privé-activiteit kan worden aangemerkt en het gebruik dan dus ‘in het economisch verkeer’ plaatsvindt.

- Een merkhouder kan niet optreden tegen het op internet aanbieden van buiten de EU (of EER) op de markt gebrachte merkproducten op grond van een binnen de EU geldend merkrecht, uitsluitend omdat het aanbod via internet binnen de EU toegankelijk is. Alléén als de rechter oordeelt dat er aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat de aanbieding daadwerkelijk bestemd is voor consumenten in het gebied waar het merkrecht geldt, kan de merkhouder zijn merkrecht met succes inzetten. [1]

- Een merkhouder die proefmonsters of demonstratieverpakkingen verstrekt, brengt de betreffende producten niet in de handel in de zin van de Merkenrichtlijn of -Verordening, zodat het merkrecht ten aanzien van deze exemplaren niet is uitgeput.

- Een merkhouder kan optreden tegen verdere verhandeling van zijn product als daarvan de buitenverpakking is verwijderd, indien door die verwijdering wezenlijke informatie ontbreekt, zoals de identiteit van de fabrikant of importeur, of wanneer de merkhouder aantoont dat door de verwijdering afbreuk wordt gedaan aan het imago van het product en dus aan de reputatie van het merk.

- Voorts herhaalt het HvJ EU het gestelde in zijn recente Google- en Portakabin-uitspraken. [2]

Merkinbreuk eBay?

Dan over de aansprakelijkheid van tussenpersonen op internet. Gebruikers van de online veilingsite eBay bieden op de eBay-website zodanig producten aan dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van L’Oréal. De vraag is of L’Oréal uitsluitend de partijen kan aanpakken die de producten op eBay hebben gezet, of dat ze ook eBay zélf aansprakelijk kan houden.

Uiteraard zou het voor L’Oréal het gemakkelijkst zijn, wanneer eBay zelf directe merkinbreuk zou plegen. Maar het hof oordeelt dat daarvan geen sprake is. Kort gezegd komt het erop neer dat niet eBay, maar degene die de advertentie op eBay plaatst het merkgebruik maakt, en derhalve merkinbreuk (kan) maken. Een partij die het anderen mogelijk maakt om in het kader van hun verkoopaanbiedingen merken op haar site te tonen, maakt niet zélf gebruik van die merken en pleegt dus ook geen merkinbreuk; ze maakt immers geen gebruik van het merk in het kader van haar eigen commerciële communicatie, aldus het HvJ EU. L’Oréal kan eBay derhalve niet aansprakelijk houden voor directe merkinbreuk.

De Rechtbank Den Haag koos in 1999 in de moeder aller uitspraken over de aansprakelijkheid van tussenpersonen op internet min of meer dezelfde benadering: bij verspreiding via internet is er weliswaar sprake van openbaarmaking en verveelvoudiging, maar het is niet de service provider/tussenpersoon die de auteursrechtelijk relevante handelingen verricht, maar de uploader, zodat het de laatste is die de directe auteursrechtinbreuk kan worden verweten. [3]

Overigens kan eBay, conform de eerdere Google- en Portakabin-arresten van het HvJ EU, weer wel directe merkinbreuk maken door bij Google advertenties in te kopen die verschijnen als op het betreffende merk wordt gezocht en die, als erop wordt ‘geklikt’, naar de eBay-website leiden. Maar dat is alleen het geval, als de advertentie onduidelijkheid kan scheppen met betrekking tot de herkomst van de waren: zijn zij afkomstig van de merkhouder of van een derde? [4]

Vrijstelling aansprakelijkheid

Europees recht treedt niet in de kwestie wanneer een partij als eBay wel aansprakelijk is voor onrechtmatige daden – bijvoorbeeld merkinbreuken – gepleegd door haar gebruikers. Of een internet intermediair inderdaad aansprakelijk is moet worden beoordeeld aan de hand van het nationale recht; in Nederland op basis van artikel 6:162 BW. In de Europese E-Commerce Richtlijn is echter wél geregeld wanneer een tussenpersoon op internet is gevrijwaard van aansprakelijkheid en derhalve op grond van het nationale recht niet aansprakelijk kan worden gehouden - welke regeling in Nederland is geïmplementeerd in artikel 6:196c BW. [5] Over deze regeling doet het HvJ EU enkele uitspraken.

Hoewel artikel 14 van de E-Commerce Richtlijn eind jaren negentig van de vorige eeuw is geschreven voor internet hosting providers – partijen die anderen in de gelegenheid stellen om op hun servers een website op het internet te uploaden – staat nu wel vast dat de bepaling ook andere typen tussenpersonen op internet kan vrijwaren van aansprakelijkheid. Het hof overweegt dat een partij als eBay onder de bepaling kan vallen, voor zover haar dienst bestaat uit het opslaan van door haar klanten aangeleverde informatie. Al eerder is geoordeeld dat een zoekmachine-aanbieder als Google zich in beginsel op de vrijstelling kan beroepen. Hetzelfde zal dan kunnen gelden voor bijvoorbeeld een forumbeheerder of een dienst als Youtube, die immers derden in staat stelt om hun boodschap op haar servers te uploaden en om die boodschap zo via het internet te verspreiden.

Passieve rol

Maar, zo stelt het HvJ EU, een partij moet wel écht een ‘als tussenpersoon optredende dienstverlener’ zijn, voordat hij voor de aansprakelijkheidsvrijstelling in aanmerking komt. Uit overweging 42 bij de E-Commerce Richtlijn destilleert het hof een extra eis voor toepasselijkheid van de bepaling die in artikel 14 van de Richtlijn niet is terug te vinden: niet alleen moet aan de in de bepaling gestelde voorwaarden worden voldaan, maar ook dient te worden vastgesteld dat de dienst die aanspraak maakt op de vrijwaring daadwerkelijk een ‘louter technisch, automatisch en passief’ karakter heeft, wat inhoudt dat ze géén actieve rol heeft waardoor ze ‘kennis of controle’ heeft over de gegevens waarvan de verspreiding onrechtmatig is.

De extra eis van een passieve rol waardoor kennis of controle over de betreffende informatie ontbreekt, komt wat merkwaardig over, nu uit de bepaling zelf al blijkt dat een intermediair niet aan aansprakelijkheid kan ontkomen, indien hij kennis heeft van het onrechtmatige karakter van de betreffende informatie. Die eis zit dus al in de bepaling ingebakken. Nauwkeurige lezing van de betreffende overweging 42 lijkt er voorts op te duiden dat zij betrekking heeft op ‘mere-conduits’ en providers die aan ‘proxy-caching’ doen, waarover de artikelen 12 en 13 van de Richtlijn gaan, en niet op het in geding zijnde artikel 14, zoals de A-G overigens ook opmerkt in zijn Conclusie (nrs. 140-142). Diens opmerking kon het hof echter niet op andere gedachten brengen.

De A-G reageerde op de formulering van het vereiste van de passieve rol in ’s hofs reeds genoemde Google-arrest. Daar oordeelde het HvJ EU dat het feit dat Google met door haar ontwikkelde software automatisch door haar klanten ingevoerde gegevens verwerkt, dat Google op die wijze de volgorde van de advertenties bepaalt, en dat Google voorts algemene inlichtingen verstrekt aan haar klanten en zich laat betalen voor de advertenties, er niet aan in de weg staat dat de zoekmachine-uitbater zich op de vrijwaring beroept. Deze omstandigheden maken de rol die Google speelt niet zodanig actief dat de vrijstelling van artikel 14 van de Richtlijn niet van toepassing zou zijn.

Nu voegt het hof daaraan toe dat het uitgangspunt moet zijn dat een beheerder van een elektronische marktplaats die gebruikers van zijn dienst bijstand verleent door de wijze waarop hun verkoopaanbiedingen worden getoond te optimaliseren, of door die aanbiedingen te bevorderen, géén neutrale positie heeft, maar een actieve rol waardoor hij kennis of controle heeft over de aanbiedingen. Zo’n partij kan zich in beginsel niet op de vrijwaring van artikel 14 van de Richtlijn beroepen, zo stelt het Hof.

Kennis

Toen de Richtlijn werd opgesteld, was de achterliggende gedachte dat risicoaansprakelijkheid voor tussenpersonen op internet moest worden uitgesloten. Wanneer internetdiensten al te snel aansprakelijk zouden kunnen worden gehouden voor activiteiten van hun gebruikers waarvan zij geen kennis hebben, zou het immers te onaantrekkelijk worden om dergelijke diensten (goedkoop) aan te bieden. Het zou buiten de macht liggen van internetintermediairs om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Derhalve is geregeld dat alléén als zij geacht kunnen worden schuld te hebben aan hun bijdrage aan het verspreiden van onrechtmatige uitingen, dat wil zeggen: slechts indien zij daarvan kennis (behoren) te hebben, die bijdrage aan intermediairs kan worden toegerekend en zij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. Op deze wijze wordt vermeden dat een internetdienstverlener met onoverzichtelijke en onvermijdbare risico’s wordt geconfronteerd.

De regeling bouwt voort op een lange traditie van aansprakelijkheidsregelingen voor pers, uitgevers en andere actoren in de informatiewaardeketen. Over het algemeen worden uitgevers en de pers, die immers redactionele controle uitoefenen, geacht de inhoud van hun uitgaven te kennen en daarvoor dan ook aansprakelijk te zijn; zij hebben immers ieder woord dat zij publiceren onder ogen gehad. Ten aanzien van distributeurs en boekhandels daarentegen is het uitgangspunt dat zij de inhoud van het door hen verspreide niet kennen; dergelijke partijen zijn derhalve slechts aansprakelijk, indien de eiser aantoont dat zij weet (moeten) hebben (gehad) van hun bijdrage aan de verspreiding van onrechtmatige uitingen. Het idee bij introductie van de E-Commerce Richtlijn was dat tussenpersonen op internet die niet geacht kunnen worden kennis te hebben van het onrechtmatige karakter van de informatie, in beginsel niet voor hun aandeel in de verspreiding ervan aansprakelijk kunnen worden gehouden, tenzij feiten of omstandigheden worden gesteld en bewezen waaruit blijkt dat zij wel degelijk op de hoogte (behoren te) zijn van het onrechtmatige karakter van de informatie.[6]

In zoverre als het HvJ EU meent dat eBay de advertenties heeft gezien en derhalve niet op basis van de Richtlijn aan aansprakelijkheid kan ontkomen, is het arrest consistent met bovenstaande. In zijn Conclusie schreef de A-G dat eBay ‘verkopers gedetailleerde hulp [biedt] bij het rubriceren en omschrijven van de door hen aangeboden objecten, bij het opzetten van hun eigen online-winkels en bij het stimuleren en vergroten van de afzet’(nr. 27). Dit zal zijn wat het hof bedoelt als hij het heeft over bijstand bij het optimaliseren van de wijze waarop verkoopaanbiedingen worden getoond waardoor eBay niet geacht kan worden voldoende passief te zijn. Mogelijk gaat het hof ervan uit dat aan die bijstand een medewerker van eBay te pas komt. Wanneer zo’n medewerker een evidente merkinbreuk tegenkomt, kan worden gesteld dat eBay kennis van de inbreuk heeft, of tenminste behoort te hebben, en derhalve niet voor de vrijstelling in aanmerking kan komen.

In werkelijkheid wordt de bijstand echter vaak volautomatisch gegeven. Ze bestaat dan uit softwaretools waarmee een online-winkel of aanbieding op eBay mooi kan worden opgemaakt en teksten met aanwijzingen over hoe een object te presenteren of te rubriceren. Uit dergelijke activiteiten kan in beginsel géén kennis worden afgeleid van een bijdrage aan een inbreuk. Derhalve zouden dergelijke activiteiten wellicht niet aan een beroep op de aansprakelijkheidsuitzondering in de weg hoeven staan; ze lijken ook niet ver af te staan van die welke Google verrichtte, bijvoorbeeld het leveren van algemene inlichtingen, en die als gezegd niet aan een beroep op de bepaling in de weg stonden. Vergelijk ook r.o. 119 waar het HvJ EU stelt dat eBay voor de vrijstelling van aansprakelijkheid in aanmerking komt als haar dienst zich beperkt ‘tot een louter technische en automatische gegevensverwerking’.

eBay kocht Google-advertenties (Adwords) in die doorverwezen naar pagina’s waarop haar gebruikers merkinbreukmakend waar te koop aanboden. Wellicht heeft het HvJ EU dit in gedachten waar hij stelt dat eBay de inbreukmakende verkoop van de waar promoot (zie r.o. 31). Inderdaad zou het in strijd zijn met het normale rechtsgevoel, wanneer een partij die nota bene adverteert voor een inbreukmakende verkoopaanbieding van een derde op haar website, aansprakelijkheid voor haar rol bij het plegen van die inbreuk zou kunnen ontlopen. Het is mij niet bekend hoe eBay de verkoopaanbiedingen selecteerde waarvoor ze via Google adverteerde. Maar in zoverre als eBay de verkoopaanbiedingen van haar gebruikers waarnaar de Google-advertenties leiden volautomatisch uitkiest, verschilt haar rol ook in dit opzicht niet heel veel van die van Google, waarvan het hof eerder uitmaakte dat ze voldoende passief was.

Dilemma

Een partij die er weet van heeft dat derden onrechtmatige uitlatingen via zijn dienst verspreiden, kan geen succesvol beroep doen op artikel 14 van de Richtlijn. Het HvJ EU heeft gelijk waar het stelt dat het onder de Richtlijn niet uitmaakt hoe de kennis van de onrechtmatige informatie wordt verkregen. Het maakt geen verschil of de kennis afkomstig is van een – voldoende nauwkeurige en onderbouwde - kennisgeving van een partij die meent dat diens rechten worden geschonden door een gebruiker van de dienst, of dat zij wordt verworven doordat de intermediair de informatie om een andere reden onder ogen kreeg.

Maar hier moet worden bedacht dat zoiets tot gevolg kan hebben dat tussenpersonen op internet hun dienst laten verslonzen, wanneer het monitoren en onderhouden van de eigen dienst tot een verhoogd aansprakelijkheidsrisico leidt. Zij komen dan immers voor een dilemma te staan: óf zij maken hun dienst aantrekkelijk door deze te modereren, maar kunnen daardoor een verhoogd aansprakelijkheidsrisico lopen, óf zij kunnen het gevaar van aansprakelijkheid verminderen, maar daardoor een minder goed onderhouden, en wellicht minder aantrekkelijke, dienst leveren.

Midden jaren negentig oordeelde een lagere Amerikaanse rechter dat een ‘bulletin board service operator’ – zo’n bulletin board was een voorloper van de huidige internetfora - geacht moest worden kennis te hebben van beledigende uitingen van de gebruikers van zijn dienst, omdat hij immers met automatische screening software de berichten die derden plaatsen controleerde op onrechtmatigheid en daarmee ook adverteerde. [7] Gevolg van de uitspraak was dat een partij die haar best doet om onrechtmatige uitingen van haar dienst te weren, juist éérder aansprakelijk zou zijn dan een die haar gebruikers hun gang laat gaan. De Amerikaanse federale wetgever vond dat onacceptabel en corrigeerde het met wetgeving die bepaalt dat een tussenpersoon op internet nóóit geacht kan worden kennis te hebben van het beledigend karakter van uitingen van derden en daarvoor daarom ook nooit aansprakelijk kan zijn – de zogenaamde ‘good Samaritan defence’.[8] De bepaling geldt overigens niet voor auteursrechtinbreuken. Daarvoor is een speciale regeling opgesteld die in grote lijnen lijkt op die van de E-Commerce Richtlijn. [9]

Omvang verbod/bevel

Europees recht gaat niet zo ver als het Amerikaanse. Alléén ten aanzien van access en network providers wordt aansprakelijkheid categorisch uitgesloten. [10] Dergelijke providers worden geacht nóóit kennis te (kunnen) hebben van hun bijdrage aan verspreiding van onrechtmatig materiaal, zodat zij daarvoor ook nooit aansprakelijk kunnen worden gehouden. Voor andere online intermediairs geldt zoiets niet. Maar artikel 15 van de E-Commerce Richtlijn bepaalt wel dat aan tussenpersonen op het internet geen algemene surveillanceplicht mag worden opgelegd; zij hoeven in die zin nooit actief op zoek naar onrechtmatige gedragingen van hun gebruikers.

Het HvJ EU bevestigt nu dat de rechter hen daartoe géén bevel kan opleggen: het actief surveilleren van alle informatie die al hun gebruikers op hun systemen uploaden teneinde elke toekomstige inbreuk te voorkomen, kan niet van een internettussenpersoon worden gevergd (r.o. 139). Voorts mogen uitgevaardigde bevelen géén belemmering vormen voor legitiem handelsverkeer. Dat impliceert dat eBay niet kan worden bevolen om ervoor te zorgen dat een bepaald merk nooit via haar dienst wordt verkocht; herverkoop van rechtmatig in het verkeer gebrachte exemplaren is immers volstrekt legitiem. Wél kan een beheerder van een online marktplaats de verplichting worden opgelegd om een bepaalde verkoper de toegang tot zijn dienst te ontzeggen, zo stelt het HvJ EU. Het hof voegt daaraan toe dat er ook andere maatregelen denkbaar zijn, zolang zij maar een ‘passend evenwicht’ teweegbrengen tussen de verschillende betrokken rechten en belangen.

Identificatieplicht

Uiteraard moet de beheerder van een marktplaats de gebruikers van zijn dienst kunnen identificeren, wil hij in staat zijn om een gebruiker daarvan de toegang tot zijn dienst te kunnen ontzeggen. Blijkbaar vindt het hof dat hij zijn dienst maar zo moet opzetten dat dergelijke identificatie mogelijk is. In dit verband lijkt het HvJ EU en passant te stellen dat de informatieverplichtingen van artikel 6 van de E-Commerce Richtlijn - en dus ook die van artikel 6:227b BW - van toepassing zijn op partijen die hun waren via een veilingsite aanbieden. Het HvJ EU impliceert voorts dat de genoemde informatieverplichtingen inhouden dat degene die in het economisch verkeer actief is, en daarom niet in de privésfeer, géén aanspraak kan maken op het recht op privacy. Zou het hof hier een verband bedoelen te leggen met zijn eerdere opmerking dat merkgebruik door een particulier merkenrechtelijk niet ‘in het economisch verkeer’ plaatsvindt, zodat de identificatieplicht alleen zou gelden voor professionele handelaren?

Gevolg

Hoe verhoudt bovenstaande zich tot de Nederlandse praktijk, bijvoorbeeld tot de recente uitspraken tegen FTD? FTD was een soort forum waarop derden niet direct ‘doorklikbare’ verwijzingen naar inbreukmakend geuploade werken konden plaatsen. FTD zou wellicht aanspraak kunnen maken op de bescherming van de bepalingen van de E-Commerce Richtlijn. Maar FTD had moderatoren aangesteld die het forum (enigszins) modereerden. Zou ze daardoor onvoldoende neutraal of passief zijn geweest om voor de regeling van de E-Commerce Richtlijn in aanmerking te komen? Het Hof Den Haag oordeelde dat FTD verwijzingen naar downloads van een bepaalde film moest voorkomen. [11] Gesteld dat FTD voor de aansprakelijkheidsvrijwaring in aanmerking zou komen - of zo verstandig was geweest haar dienst niet te (laten) modereren - zou deze veroordeling dan zijn toegestaan? In ieder bericht dat derden op het forum achterlaten, kan een verwijzing staan naar de betreffende film. In feite impliceert het Haagse arrest daarom dat FTD actief alle gegevens moet surveilleren die al haar gebruikers op haar dienst zetten.

De Haarlemse Rechtbank oordeelde zelfs dat FTD verwijzingen naar downloads van alle films van alle bij Brein aangeslotenen moet voorkomen.[12] Het vonnis laat niet zien of Brein daartoe een lijst met films dient te overleggen. Maar ook indien wordt aangenomen dat FTD kan weten om welke films het gaat, houdt het vonnis in dat ieder bericht van iedere gebruiker moet worden gescreend om iedere bijdrage aan inbreuk te voorkomen (overigens niet eens de inbreuk zelf - want de rechter oordeelt dat op de dienst van FTD zelf géén directe inbreuk wordt gemaakt). Dat lijkt neer te komen op een algemene monitorverplichting waarvan het HvJ EU aangeeft dat zij niet mag worden uitgevaardigd. Of zou met deze maatregel, gezien de omstandigheden van het geval, toch een ‘passend evenwicht’ zijn bereikt zoals voorgeschreven door het HvJ EU?

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Vgl. H.W. Wefers-Bettink, ‘De gerichtheid van een website bij inbreuk op IE-rechten en ongeoorloofde reclame: rechterlijke bevoegdheid na Pammer en Alpenhof’, IER 2011, p. 157-163.

[2] HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google adwords); HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin).

[3] Rb. Den Haag 9 juni 1999, Informatierecht/AMI 1999, p. 113, (Scientology vs. XS4ALL).

[4] Supra noot 2.

[5] Richtlijn 2000/31/EG.

[6] Zie uitvoerig K.J. Koelman, 'Online Intermediary Liability', in: P.B. Hugenholtz (red.), Copyright and Electronic Commerce, Kluwer 2000, p. 7-58.

[7] Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co., 1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. 1995).

[8] Artikel 230 van Titel 47 van de United States Code.

[9] Artikel 512 van de US Copyright Act

[10] Artikel 12 E-Commerce Richtlijn.

[11] Hof Den Haag 15 november 1010, IER 2011, p. 197.

[12] Rb. Haarlem 9 februari 2011, LJN: BP3757.
 

Terug