Benelux-merkenweigering: Brusselse route

Benelux-merkenweigering: Brusselse route 

mr. A.J. Gieske, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Inleiding
Wie een merk wil registreren in Nederland, België en Luxemburg, vraagt een registratie aan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE). In sommige gevallen lijkt het voor de aanvrager van belang te overwegen vanuit welk van de drie Benelux-landen hij de merkaanvraag zal doen. Die indruk ontstaat bij kennisname van het lijstje beroepszaken tegen merkweigeringen van het BBIE, te vinden op de website van het BBIE (www.bbtm-bbdm.org).

Zoals bekend gaat het BBIE niet na of andermans oudere rechten in de weg staan aan de inschrijving als merk. Het BBIE toetst met andere woorden niet aan relatieve weigeringsgronden. Wel beziet het BBIE of ten aanzien van een merkaanvraag zogenaamde absolute weigeringsgronden bestaan. De voor de praktijk het meest relevante absolute weigeringsgronden zijn (1) dat een bepaald teken “ieder onderscheidend vermogen” mist en derhalve door het in aanmerking komend publiek niet zal worden herkend als merk, en (2) dat een teken in de ogen van datzelfde publiek “uitsluitend beschrijvend” is voor de kenmerken van de waren en/of diensten waarvoor inschrijving wordt gevraagd.

Constateert het Bureau de aanwezigheid van een absolute weigeringsgrond, dan volgt een voorlopige weigering en vangt een bezwaartermijn van 6 maanden aan. Het is zaak tijdens deze termijn alle mogelijke argumenten aan te voeren voor inschrijving, geheel dan wel gedeeltelijk. In eventueel beroep na bezwaar geldt nl. een “argumentatiefuik” en wordt met niet aangevoerde gronden geen rekening gehouden (Benelux-Gerechtshof 20 mei 2000, inzake ‘Langs Vlaamse Wegen’). Bezwaar verlengt de termijn niet, zodat de deposant die aan het einde van de termijn bezwaar maakt zichzelf de kans ontneemt om te reageren op de reactie van het BBIE. Het is daarvoor dan te laat, en definitieve weigering volgt.

Nederland – België - (Luxemburg)
Binnen twee maanden nadien kan de deposant nog wel beroep in stellen bij het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg (2.12 en 2.13 BVIE). Daarna is nog cassatie mogelijk, terwijl prejudiciële vragen van uitleg kunnen worden gesteld aan het Benelux-Gerechtshof.

Beziet men de zaken van de laatste drie jaar waarin door deze hoven uitspraak is gedaan, dan valt op dat het merendeel van de uitspraken afkomstig is uit Brussel (Brussel: 15, Den Haag 9, Luxemburg 0). Dit is op zichzelf opmerkelijk. In de eerste jaren na invoering in 1996 van de toetsing op absolute gronden was het merendeel van de zaken Nederlands.

In de Haagse zaken ging het om twee geweigerde vormmerken (geen onderscheidend vermogen) en verder om geweigerde woordmerkaanvragen van ‘happy vakanties’, ‘grenzeloos genieten’, ‘global intranet’, ‘easylawyer’, ‘eurodisplay’, ‘schilderschoon’ en, tot slot, ‘le vin en direct’. Het BBIE kreeg in alle gevallen gelijk: 9 – 0.

In de Brusselse zaken daarentegen is de stand 6 – 9, in het nadeel van het BBIE. Als louter beschrijvend en terecht geweigerd werden geoordeeld: ‘300 miljoen euro consumenten’ (voor diverse waren en diensten), ‘global financial intelligence’ (voor fin. diensten), ‘ni oui ni non’ (voor spellen), ‘garden trend’ (verf), ‘asian delight’ (eten), ‘my spoon’ (medische apparatuur). Op last van de Brusselse rechter werd echter alsnog ingeschreven: ‘steelguard’ (verven), ‘wij gaan voor vers’ (supermarktwaren), ‘l’achat qui rapporte’ (idem), ‘on a jamais bu ca’ (dranken), plus motor oil (beeldmerk (sic) voor olie), soft perfection (ontharingsapparaten), summer skin (cosmetica), ‘ lady style’ (idem), ‘aquaclean’ (waterzuivering).

HvB te Brussel, 22 april 2008 (‘Summer Skin’)
Een goed voorbeeld van de Brusselse jurisprudentie geeft het meest recente Nederlandstalige arrest, inzake “Summer Skin”. Dit teken was geweigerd op grond van gemis aan onderscheidend vermogen en beschrijvendheid voor – kort gezegd – cosmetica producten. Het hof vangt aan met het zekerheidshalve debiteren van alle relevante rechtspraak van het Benelux-gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Vervolgens overweegt het dat de bestanddelen ‘summer’ en ‘skin’ “neutraal of zelfs banaal” zijn en daarnaast “een beschrijvend karakter hebben aangezien ze in de handel kunnen dienen om de waren te duiden door hun bestemming”. Niettemin beveelt het hof alsnog inschrijving, nu de woordcombinatie in de perceptie van het Benelux-publiek “getuigt van fantasie en appelleert aan een sfeer van welbehagen”, terwijl “de twee termen onderling bij elkaar gebracht (zijn) in een verband dat niet kan worden gereduceerd tot hun enkele combinatie”.

Mede gelet op het hiervoor gegeven overzicht van uitspraken kan worden geconstateerd dat in Brussel sprake is van een liberalere toetsing van woordcombinaties dan in het Nederlandse, waarin immers al sinds “Geboortewinkel” (Hof Den Haag, 8 januari 1998) strenge eisen worden gesteld aan het extra element, dat nodig is om met beschrijvende bestanddelen een geldig teken te creëren dat meer is dan de som der delen.

Brusselse route
Ik wijs er op dat de territoriale bevoegdheid van de hoven wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant, dan wel van diens gemachtigde, dan wel, het bij het depot opgegeven correspondentieadres binnen de Benelux. Bij een dergelijk adres buiten de Benelux, staat het de deposant vrij om het hof van zijn voorkeur uit te kiezen. De Brusselse procedure lijkt vrij snel te verlopen (verzoek, zitting en arrest binnen, grosso modo, vier maanden). De sinds kort ingevoerde forfaitaire “rechtsplegingsvergoeding” leidt tot veroordeling van de verliezer tot betaling van in beginsel een bedrag van EUR 1.200,-, exclusief griffierecht. Dit bedrag is iets lager dan het Haagse liquidatietarief, waarbij zij aangetekend dat nog geen Nederlandse “weigeringsrechter” zich heeft hoeven uitspreken over de proceskostenveroordeling onder de Handhavingsrichtlijn.

Mij lijkt dat een deposant die zijn twijfels heeft over het onderscheidende, c.q. beschrijvende gehalte van een samengesteld woordmerk de Brusselse route zou dienen te overwegen.

Terug