De bescherming van bekende merken bij niet soortgelijke waren op de wip?

Mr. C.S. Mastenbroek en A.J. Verbeek

De bescherming van bekende merken bij niet soortgelijke waren op de wip?

Bekende merken krijgen op basis van Europese en Benelux regelgeving een grotere bescherming dan merken die deze status (nog) niet bereikt hebben. Het is vanzelfsprekend dat je eerder inbreuk maakt als je aanhaakt bij COCA COLA dan bijvoorbeeld bij “COOS A. rijwiel reparatie diensten”. Het is nou eenmaal zo dat mensen bij een COSA COCA handelaar in rijwielen eerder aan het bekende merk COCA COLA denken, dan aan het merk “COOS A”. En dit is niet voor niets: Coca Cola heeft veel geld en moeite gestoken in het opbouwen van de reputatie van haar merk, en wordt daarvoor beloond met een ruimere bescherming.

Op basis van de wet kan de houder van een merk optreden tegen een identiek of overeenstemmend teken dat door een derde voor soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. De houder van een bekend merk kan - onder bepaalde voorwaarden - daarnaast ook optreden tegen identieke of overeenstemmende tekens die voor niet soortgelijke waren of diensten worden gebruikt. Er moet dan wel sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk, dan wel van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het gebruik van een met het bekende merk overeenstemmend teken door de “inbreukmaker”. Tot voor kort werd vrij snel aangenomen dat bij bekende merken sprake was van een dergelijke ongerechtvaardigd voordeel trekken uit dan wel afbreuk doen aan de reputatie dan wel aantasting van het onderscheidend vermogen.

Uit recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie in de zaak INTEL (27 november 2008, C252/07) blijkt echter dat het bekende merk voor niet soortgelijke waren en diensten niet zomaar meer kan rekenen op een absoluut ruime bescherming.

In deze (Engelse) zaak maakte Intel bezwaar tegen het gebruik van het merk INTELMARKT dat was ingeschreven voor de niet soortgelijke diensten marketing en telemarketing services. Intel stelde dat deze merkinschrijving nietig was omdat Intelmark daarmee ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit en/of afbreuk zou doen aan het onderscheidend karakter of de reputatie van haar bekende merk INTEL. Intel voerde in deze procedure aan dat om voor bescherming in aanmerking te komen, het al voldoende was wanneer consumenten een verband leggen met het bekende merk wanneer zij het teken zien. Daarnaast voerde Intel aan dat wanneer het bekende merk uniek is en een groot onderscheidend vermogen heeft, vrijwel ieder gebruik van daarmee overeenstemmende tekens (voor niet soortgelijke waren en diensten) schade berokkent aan het bekende merk. Als de houder van een bekend merk daartegen niet mag optreden, dan gaat dit merk teloor, aldus Intel. De deur wordt in dat geval immers opengezet voor de introductie en het gebruik door derden van legio met het bekende merk overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren.

Nadat een aantal nationale rechters hun licht over de zaak hebben laten schijnen werden er uiteindelijk vragen van uitleg gesteld aan het Europese Hof van Justitie die betrekking hadden op de beschermingsomvang van bekende merken. Deze vragen leidden tot de conclusie dat bekende merken weliswaar nog steeds een ruimere bescherming boven normale merken genieten, maar dat deze bescherming wel aan bepaalde voorwaarden wordt onderworpen. Tot aan dit arrest werd als vuistregel aangenomen dat consumenten een verband leggen tussen het bekende merk en het overeenstemmende teken. Er werd niet duidelijk gekeken naar de branche waarin het jongere teken gebruikt werd: het was juist het kenmerk van de bescherming van het bekende merk dat het buiten de branche bescherming bood. Deze extensieve uitleg is niet meer mogelijk.

Het Hof somt namelijk een aantal vuistregels op waarnaar moet worden gekeken bij het beantwoorden van de vraag of sprake is van inbreuk op het bekende merk. Een daarvan is dat de houder van het bekende merk moet bewijzen dat de consument het verband legt, althans dat dit gevaar bestaat. De enkele aanname ervan is dus niet meer voldoende. Dit lijkt een verzwaring van de bewijslast voor de merkhouder.

Wat betreft het aantonen van verwatering merkt het Hof nog op dat bewezen moet worden ‘dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven (in casu INTEL), is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk (in casu INTELMARK) of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt’. Hoe toon je als houder van een bekend merk aan dat consumenten juist vanwege het bestaan van een jonger gelijkend merk voor niet soortgelijke waren zich anders gaan gedragen? Ook deze eis lijkt dus een verzwaring van de mogelijkheden van de houder van een bekend merk om succesvol tegen een inbreukmaker op te kunnen treden.

Hoewel bekende merken dus nog steeds kunnen bogen op een ruime bescherming, wordt met de Intel-zaak aan de fundamenten ervan geknaagd. Het feit dat een rechter niet zomaar mag aannemen dat sprake is van gevaar voor reputatieschade, verwatering en/of ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, maar dat dit bewezen moet worden, legt immers een zwaardere bewijslast op de schouders van de merkhouder. Dat in geval van verwatering de merkhouder moet aantonen dat de consument haar gedrag is gaan wijzigen richting de producten van de houder van het bekende merk juist als gevolg van het bestaan van het jongere overeenstemmende merk voor niet soortgelijke waren levert naar onze mening, zoals gezegd, eveneens een verzwaring van de bewijslast op.

Hopelijk is deze uitspraak niet de eerste in een lijn van vele uitspraken waarin de ruimere bescherming van bekende merken steeds meer wordt aangetast. Een volgende stap zou immers heel goed kunnen zijn dat ook bij soortgelijke waren minder snel inbreuk op het bekende merk zal worden aangenomen juist omdat het bekend is en de consument dit merk niet snel in verband zal brengen cq zal verwarren met het overeenstemmende jongere merk voor soortgelijke waren.

Terug