Wat is er nu leuker als je het merk van een ander kunt gebruiken in jouw domeinnaam om ervoor te zorgen dat je eigen winkel beter loopt. Op zich niets mis mee en in voorkomende gevallen ook toegestaan, mits de gebruiker voldoet aan bepaalde voorwaarden. Een daarvan is dat je het publiek niet de indruk mag geven dat je onderdeel uitmaakt van het concern van de merkhouder dan wel daar een officiële band mee hebt terwijl dit niet het geval is.
Domeinnaam
Concreet betekende dit, tot voor kort, dat de merkhouder het gebruik van haar merk in een domeinnaam door een derde – al dan niet voorzien van een beschrijvende aanduiding zoals “shop” of “winkel” – kon blokkeren. “Tot voor kort” omdat het erop lijkt alsof de domeinnaamhouder (niet zijnde merkhouder) onlangs van de rechter meer argumenten heeft gekregen om een dergelijke domeinnaam voorzien van een (bekend) merk te exploiteren dan voorheen het geval.
In zijn uitspraak van 2 juli 2012 (Vzr Rb Den Haag, 2 juli 2012, Talens/ Talensshop) wees de voorzieningenrechter te Den Haag namelijk in kort geding de vordering van Koninklijke Talens B.V.(hierna: Talens) af om aan één van haar dealers de verdere verkoop van Talens haar verf- en tekenmaterialen te verbieden nu deze verkoop onder de domeinnaam “Talensshop.nl” inbreuk zou maken op Talens haar merkrechten.
De rechtbank oordeelde dat sprake was van geoorloofd refererend merkgebruik in plaats van merkinbreuk. Ook het tweede anker waarvoor Talens was gaan liggen, namelijk dat sprake was van inbreuk op haar handelsnaam, werd door de rechtbank verworpen. Om tot deze voor merkhouders teleurstellende conclusie te komen, speelt de rechtbank leentjebuur bij jurisprudentie in domeinnaam-arbitrage zaken, zoals deze plaatsvindt onder auspiciën van verdragsorganisatie WIPO.
Zo werkt de rechter voor de vraag naar de toelaatbaarheid van het domeinnaamgebruik een vier-stappen-toets af onder verwijzing naar een bepaalde door de exploitant van Talensshop.nl ingeroepen WIPO-arbitragebeslissing.
Toets
Deze toets stelt vier voorwaarden om te kunnen spreken van toelaatbaar domeinnaamgebruik, te weten:
(I) de webhandel verhandelt de betrokken merkproducten daadwerkelijk;
(II) uitsluitend deze producten worden aangeboden: zij zijn dus niet lokaas om (ook) andere goederen te verhandelen;
(III) de correcte relatie met de merkhouder dient te blijken, zodat bij het publiek niet de indruk ontstaat dat sprake is van een “officiële” site van de merkhouder of een verbonden onderneming wanneer dat niet het geval is en
(IV) de (overige) domeinregistratie(s) van de webhandelaar mogen niet een blokkade opwerpen voor het gebruik van het merk in een domeinnaam door de merkhouder zelf.
Aan de twee eerste voorwaarden voldeed de webwinkelier. Voorts kan Talens, aldus de rechter, met haar domeinnamen talens.com, talens.nl, dan wel, bijvoorbeeld, via talensstore.xxx ongehinderd een eigen webwinkel beginnen.
Ten aanzien van het resterende, derde vereiste, aangaande de correcte weergave van de relatie met de merkhouder, stelt de rechtbank voorop dat een domeinnaam waarin een merk wordt gekoppeld aan een bestanddeel als “shop”, “store” of “winkel” bij het relevante publiek snel de merkenrechtelijk niet toelaatbare indruk wekt dat sprake is van een officiële webshop of een aan de merkhouder gerelateerde verkoper.
Volgens de rechtbank brengt dit ook nog mee dat “hoge eisen dienen te worden gesteld aan de inspanningen van de exploitant van de onlinewinkel om deze indruk weg te nemen.” Hierin is Talensshop.nl kennelijk geslaagd door terughoudend gebruik van de Talens woord-/beeldmerken, en door op meerdere plaatsen duidelijk te maken dat de exploitant niet Talens zelf is (disclaimer, adresvermelding, vermelding dat zij een dealer is van Talensproducten).
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat een online winkel relatief eenvoudig aan de vier gestelde voorwaarden van de toets kan voldoen. De uitspraak opent dan ook de weg naar een veilige haven voor het gebruik van andermans merk in domeinnamen voor de handel in merkgoederen. Eén en ander is verrassend, ook gelet op hoge eisen die de rechtbank – terecht – stelt aan het voorkomen van een onjuiste indruk bij een domeinnaam als deze.
Tegelijk past de uitspraak in de ruimere concurrentievrijheid die de laatste jaren wordt bevestigd in rechtspraak van de hoogste Europese merkenrechter.
Zo, en hierop wijst de rechtbank in een ander verband, is het gebruik van adwords/trefwoorden pas in strijd met het merkenrecht als het “een internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten of de waren of diensten die worden aangeboden, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde” (Hof van Justitie 22 september 2011, C-323/09, Interflora).
De Talens-uitspraak geeft weliswaar duidelijkheid aangaande het antwoord op de vraag wanneer een bepaalde domeinnaam wel en niet mag worden gebruikt, maar of deze ontwikkeling er één is waar de merkhouder op zit te wachten, is een tweede.
In ieder geval maken wij de volgende kanttekeningen
Een eerste kanttekening ziet op de toets zelf. Deze lijkt nu te zijn ontleend aan een willekeurige domeinnaambeslissing. In feite gaat het echter om toets die weliswaar is geaccepteerd in de heersende arbitrale WIPO jurisprudentie, maar die in ieder geval niet de instemming van alle arbiters draagt. Een minderheid van de arbiters heeft deze toets namelijk uitdrukkelijk verworpen. De arbiter die de betrokken toets het eerst formuleerde hield er bovendien rekening mee dat een merkhouder zich voor een volledigere beoordeling alsnog tot de gewone rechter kan wenden (WIPO Case No. D2001-0903, okidataparts.com).
Een tweede kanttekening betreft de handelsnaam. Talens viste met de op haar handelsnaam gegronde vordering naast het net omdat zij zich – anders dan Talensshop.nl – niet richt op de particuliere markt. Echter, in veel gevallen zal de merkhouder zich wel degelijk onder een met zijn merk gelijkende handelsnaam op dezelfde markt begeven als de betrokken online winkel.
Ten slotte is te wijzen op een valkuil. Een online winkel zal graag gebruik maken van teksten en productafbeeldingen afkomstig van de merkhouder. Dergelijk gebruik zal echter vaak neerkomen op inbreuk op het auteursrecht van de merkhouder.
Dit artikel is geschreven door Arnout Gieske, advocaat Intellectueel Eigendom.
